Aula 10 de Direito Empresarial I (30/04/2010)

DIREITO EMPRESARIAL I

AULA 10 (30/04/2010)

CONTINUAÇÃO DO ESTUDO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. PATENTE:
   

É um privilegio legal concedido aos autores que tenham uma invenção de produtos, de processo de fabricação ou de aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes (modelo de utilidade).

Entretanto, a Lei não traz conceito para nenhum desses conceitos.

1. Espécies:
   

1. Patente de invenção:

Representam um avanço em relação ao conhecimento técnico e atendem os requisitos de atividade inventiva e aplicação industrial.

Exemplo: gillete, escorredor de pratos, clips, etc.

OBS: estado da técnica é aquilo que é conhecido pela sociedade em geral antes do pedido de depósito:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1o O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

§ 2o Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

2. Modelo de utilidade:

Objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição e resulte em melhoria funcional no seu uso.

Haverá modelo de utilidade toda vez que se fizer um melhoramento na invenção. Nada mais é, portanto, do que uma invenção melhorada.

Ex: prestobarba.

2. Titularidade:
   

A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença à titularidade.

Art. 6o Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1o Salvo prova em contrário, presume se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2o A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3o Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4o O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Em se tratando de autor de invenção que esteja sob a égide de um contrato de trabalho, a titularidade poderá ser do empregado, do empregador ou mista:

a) Titularidade do empregado:

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

b) Titularidade do empregador:

Ocorrerá quando o autor tiver sido especificamente contratado para a elaboração da solução. Artigo 88 da lei:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

§ 1o Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita se ao salário ajustado.

§ 2o Salvo prova em contrário, consideram se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício.

c) Titularidade mista:

Ocorrerá quando o autor, utilizando-se de material ou informações propiciadas pelo emprego/empregador, inovar, criando invenção ou melhoramento. Não é preciso que a empresa pague a mais ou sujeito devido à invenção.

Ex: identificador de chamadas de Brasília

3. Princípio da Prioridade:

Aplica-se o princípio da prioridade quando o depósito feito no exterior passa a fazer efeito no Brasil.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1o A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2o A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

[...]

OBS: patentes de medicamento: até 2001, os remédios não podiam ser registrados no país, para fins de patente.

No entanto, a lei previu que os produtos farmacêuticos poderiam ser registrados no Brasil, com data retroativa ao seu primeiro depósito no exterior.

EX: Viagra. No caso do Viagra não houve uma quebra da patente, mas sim o reconhecimento, pelo princípio da prioridade, que o tempo de exclusividade expiraria após decorrido o prazo de 20 anos, contados do primeiro depósito no exterior.

4. Não são considerados invenções nem modelos de utilidade (arts. 10 e 18):
   

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II – concepções puramente abstratas;

III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V – programas de computador em si;

VI – apresentação de informações;

VII – regras de jogo;

VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis:

I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8o e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

OBS 1: a descoberta alcançada acidentalmente não pode ser patenteada. Ex: pasta dental.

OBS 2: se o ser vivo for manipulado, modificado geneticamente, o ser transgênico poderá ser passível de patente.

OBS 3: Os direitos autorais são registrados também pelo INPI, porém tem como fonte legal outras leis.

5. Requisitos para a ocorrência de patente:
   

a) Invenção:

• Novidade (art. 11 e 12);
• Atividade inventiva (art. 13);
• Aplicação industrial (art. 15).

OBS 1: A utilidade inédita não é requisito para a concessão.

OBS 2: O art. 12 disciplina uma exceção à novidade exigida, o chamado período de graça, ao permitir que o pedido de patente seja efetuado no prazo de 12 meses após a primeira divulgação da invenção ou modelo de utilidade.

b) Modelo de utilidade:

• Objeto de uso prático ou parte deste;
• Novidade na forma ou disposição introduzida no objeto – (art. 11 e 12);
• Ato invento (art. 14);
• Aplicação industrial (art. 15).

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I – pelo inventor;

II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

OBS: A utilidade inédita não é requisito para a concessão do modelo de utilidade.

Jurisprudência:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. ESTADO DA TÉCNICA. DISPOSITIVO DE ESTRATIFICAÇÃO DE CONVECÇÃO TÉRMICA. APERFEIÇOAMENTOS. 1. A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público. 2. Determinadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. 3. No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio 4. Apelação desprovidas. A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Origem: TRF-2 Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL - 416314 Processo: 2002.51.01.523996-8 UF : RJ Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Data Decisão: 24/06/2008 Documento: TRF-200187216

Desembargadora Federal LILIANE RORIZ.

6. Procedimento:
   

1. Depósito: é igual a “petição inicial”. Primeiramente, se procede a uma busca no banco de dados no INPI.
   
2. Encaminhamento dos documentos exigidos no art. 19 da Lei. Não é necessário apresentar o próprio objeto/invento/modelo de utilidade.
   
3. A área técnica do INPI, responsável por aquele assunto, analisará os documentos, formalmente.
   
4. Caso não haja emendas a serem feitas, o INPI convocará/intimará todos os interessados, através da Revista fornecida pelo INPI (é uma espécie de “diário oficial”). Qualquer interessado poderá se apresentar, no prazo de 60 dias, para fazer a oposição, ou seja, contestar as alegações do depositante.
   
5. O INPI analisará as condições do pedido: ex:documento redigido de forma clara, inclusão dos desenhos, quando possível, etc.
   
6. Toda vez que houver um indeferimento caberá recurso.
   
7. Quando o pedido for deferido, será expedido a carta de patente, que tem prazo fixo, de 10 a 20 anos.

7. Vigência:
   

O prazo da patente de invenção é de 10 a 20 anos.

Modelo de utilidade: de 7 a 15 anos.

Quando o interessado fazer o depósito, e já pedir a exploração do objeto, o INPI deferirá o pedido com o prazo máximo, de 20 anos.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos e a de modelo de utilidade pelo prazo quinze anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a sete anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

8. Proteção conferida pela Patente:
   

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto de patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

No entanto, a pessoa de boa-fé será sempre protegida. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus.

9. Nulidade:
   

A nulidade administrativa pode ser argüida no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente, enquanto poderá ser argüida, no âmbito judicial, a qualquer tempo, na Justiça Federal.

10. Licença:
    

É semelhante ao “aluguel” do direito de uso da invenção/modelo de utilidade.

Há liberdade contratual, quando a licença não é feita através do INPI.

Pode ser de dois tipos:

a) Licença compulsória:

Ocorrerá por conta da prática de atos que a lei considera abusivos.

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1o Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2o A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

[…]

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I – justificar o desuso por razões legítimas;

II – comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração;

III – justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

[…]

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1o Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar se no prazo de sessenta dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2o O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3o No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4o Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

[…]

Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1o O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2o O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3o Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

b) Licença voluntária:

Haverá liberdade contratual, desde que não feita através do INPI.

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1o A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2o Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1o O INPI promoverá a publicação da oferta.

§ 2o Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3o A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4o O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no artigo 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1o Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4o do artigo 73.

§ 2o A remuneração poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

OBS: Royalte – significa a retribuição pelo uso do direito à patente.

11. Patente de interesse da defesa nacional:

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

12. Certificação de adição:
    

Ocorre quando alguém agrega nova função (funcionalidade) a invenção patenteada (há atividade inventiva). Pode ser feita através da certidão.

É diferente do pedido de modelo de utilidade, pois neste caso, o autor ganhará o prazo de 7 a 15 anos (mais vantajoso para ele).

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

13. Extinção da patente:
    

A patente não se renova. Expirado seu prazo de vigência, cessa o direito (a invenção cai em domínio público).

1. Expiração do prazo de vigência;
   
2. Renúncia ao direito, ressalvados os direitos de terceiros;
   
3. Caducidade (o autor não põe a invenção em uso no prazo de dois anos) – cabe licença compulsória. A lei menciona o uso como sendo “aplicação industrial” – entende-se “larga escala” (muito subjetivo);
   
4. Falta de pagamento da retribuição anual – a retribuição determina que se pague uma taxa quando do depósito e também a partir do terceiro ano da concessão, bem como o prazo dessa renovação (art. 84), ou seja, há isenção nos três primeiros anos;
   
5. No caso de pessoa domiciliada no exterior, por não manter preposto aqui para representá-la.

OBS 1: A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

OBS 2: Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.